Незаконное использование товарного знака 2024

Заместитель председателя Гильдии юристов при «Московской торгово-промышленной палате». Исполнительный директор патентного бюро «Железно».

Владимир из Екатеринбурга четыре года вел бизнес совместно с женой. Супруги имели небольшую пекарню, готовили выпечку для розничной продажи и на заказ.

Два года назад они зарегистрировали свое название в Роспатенте. Как оказалось — не зря. Друг семейной пары, путешествуя по стране, услышал по радио идентичное название — тоже у пекарни.

Как выяснилось, конкурент даже не проверял, свободно ли наименование — просто выбрал понравившееся и начал активно развивать бизнес.

Предпринимателям удалось договориться. Владимир с нашей помощью составил и направил конкуренту досудебную претензию. Тот в свою очередь признал ошибку и выбрал другое название, а рекламу под чужим брендом — прекратил.

Патентное бюро «Железно» подготовило собственный алгоритм действий в подобных ситуациях. Вы можете следовать ему, если обнаружите, что кто-то нарушает ваши исключительные права. В частности — использует товарный знак в рекламе.

Шаг 1. Проверяем, есть ли нарушение

Не любое упоминание товарного знака является нарушением. Если бренд назван в ознакомительных целях — ничего плохого это упоминание не несет и нарушением прав не считается.

К примеру, кафе с зарегистрированным названием «Три пончика» попало в рейтинг заведений, где можно попробовать берлинеры. В этом нет ничего противозаконного.

А если кто-то откроет собственное кафе с таким же названием и не заручится разрешением правообладателя — факт нарушения будет очевиден.

Неправомерное использование товарного знака имеет три признака:

Обозначения настолько похожи, что их можно спутать — внешне, по звучанию или значению.

2. Однородность видов деятельности

То есть названия используются в одних и тех же нишах. Как в случае Владимира — производство и торговля выпечкой.

3. Коммерческое использование без согласия правообладателя

Это значит, что нарушитель получает прибыль, используя ваш товарный знак:

• в онлайн и оффлайн рекламе;
• на вывесках;
• в доменном имени;
• на упаковках продукции.

Если все три признака соблюдаются — нарушение на лицо. Его нужно зафиксировать — снять фото и видео, нотариально заверить сайт, сделать скриншоты, провести контрольную закупку и сохранить чеки.

После того, как доказательства нарушения собраны, можно приступить к написанию досудебной претензии конкуренту.

Шаг 2. Составляем досудебную претензию

Она является подтверждением того, что вы пытались мирно договориться с конкурентом.

Надо сказать, что претензия необходима не всегда:

• не обязательна — если вы просто хотите прекратить использование обозначения. С этим требованием можно сразу обратиться в суд.
• обязательна — если вы планируете получить компенсацию за нарушение прав на бренд.

Требование компенсации нужно прописать в тексте претензии. А вот сумму можно обсудить с нарушителем отдельно — например, в переписке.

Не существует универсальной формы досудебной претензии, но есть перечень обязательных пунктов:

1. Данные нарушителя

• ФИО или наименование юр. лица;
• ИНН;
• ОГРНИП/ОГРН;
• полный юридический адрес.

2. Основания

Расскажите, что вам стало известно о незаконном использовании товарного знака. Получатель должен знать, в чем суть вашего обращения.

3. Требования

По закону вы можете требовать:

• прекратить использование товарного знака;
• прекратить рекламу;
• возместить убытки;
• выплатить компенсацию;
• уничтожить контрафакт за свой счет — в случае, если есть маркированные товары.

4. Срок исполнения требований

Можно указать любой временной период, но в рамках разумного. У нарушителя должна быть возможность выполнить условия.

5. Доказательство ваших прав на товарный знак

Приложите подтверждение того, что бренд действительно принадлежит вам — номер обозначения, копию свидетельства на отдельном листе или выписку из открытых реестров ФИПС.

Шаг 3. Направляем претензию нарушителю

Обязательно направляйте документ на актуальный юридический адрес заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Если это делает ваш представитель — оформите на него доверенность и приложите ее копию к письму.

Сохраняйте все чеки, которые вам предоставит почта.

Шаг 4. Ждем ответа

Традиционно срок ожидания составляет 30 дней.

Вы имеете полное право обратиться в суд, если нарушитель:

• не исполнил требования в указанный срок;
• отказался получать письмо;
• получил письмо и проигнорировал его.

Обычно все спорные ситуации заканчиваются именно на этапе претензии — как и произошло в истории Владимира.

Мирное решение — хороший путь для обеих сторон. Если правообладатель обратится в суд, его ждет общение с юристами, судебные заседания, временные и материальные затраты.

А нарушитель в случае проигрыша будет обязан выполнить требования владельца бренда и выплатить судебные издержки. Но главное, что его ждет — это компенсация в пользу правообладателя. Она может вырасти кратно и окончательно поставить крест на его бизнесе.

Чтобы конкуренты не могли незаконно использовать адрес вашего сайта в рекламе или в качестве домена, стоит зарегистрировать его как товарный знак. Так вы прекратите продвижение сайтов-клонов, а нечестные конкуренты не смогут пользоваться вашей репутацией и уводить покупателей. Узнайте в экспертной статье, как зарегистрировать домен как товарный знак.

Незаконное использование товарного знака

Товарный знак — это особое изображение, цель которого индивидуализировать товар (визуально выделить из общей массы).

Когда использование товарного знака будет незаконным?

Также нарушением считается изготовление аналогичной продукции и продажа под чужим товарным знаком (контрафакт). И это не только дизайнерские сумки. В Пскове мясокомбинат продавал продукцию под чужим товарным знаком.

Итак, критерии использования чужого товарного знака:

• Внешнее сходство до смешения.
  То есть, знак не обязательно должен быть полностью идентичным. Достаточно, чтобы внешне он очень сильно напоминал конкурента. В этот момент сразу вспоминаем Абибас.
• Однородность товаров и услуг.
  Допустим товарные знаки невероятно похожи, но компании не являются прямыми конкурентами. Например, одна производит часы. а другая — молочные изделия. В этом случае нарушения не будет.
• Используется без разрешения владельца.
  То есть, правообладатель и пользователь не заключили договор об использовании этого товарного знака. И неважно, указывается ли знак на товаре, в рекламе или в интернете.
• Знак используется для получения прибыли или для широкого круга людей.
  Если связать для себя свитер и вышить на нем эмблему Шанель, то наказания за использования знака не будет. А если продавать такие свитера даже по 50 р., то это уже нарушение закона.

Обязательно заключите договор авторского заказа, чтобы получить права на использование товарного знака. Это юридически обезопасит вас в той ситуации, когда правообладатель решит пойти в суд.

Виды ответственности за незаконное использование товарного знака

• изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак;
• удаление товарного знака с документации, рекламы, вывесок;
• возмещение убытков и компенсацию.

Компенсация предоставляется на выбор:

• от 10 000 до 5 000 000 р. — на усмотрение суда;
• двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратный размер стоимости права использования товарного знака.

• штрафа от 100 000 до 300 000 р.;
• штрафа в размере дохода осужденного за 2 года;
• обязательных работ на срок до 480 часов;
• исправильных или принудительных работ на срок до 2 лет;
• лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом до 80 000 р.

Судебная практика

Сложившаяся судебная практика предусматривает следующий порядок защиты товарного знака:

1. Фиксация нарушения. Это может быть контрольная закупка товара, фото, видео.
2. Подготовка претензии. Это важный этап. Без нее суд нет будет рассматривать ваш иск.
3. Подача иска в арбитражный суд. В иске нужно потребовать запрет использования товарного знака и взыскать компенсацию.
4. Подача жалобы в ФАС, полицию и Роспотребнадзор. Они проверят информацию, составят протокол и привлекут нарушителя к ответственности.

Оставьте заявку на консультацию юриста:

защита интеллектуальной собственности интеллектуальная собственность незаконное использование товарного знака право интеллектуальной собственности товарный знак

Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?

Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Разработаем стратегию защиты
товарного знака

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права.

Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период. Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением.

Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак.

При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).