С этой ситуацией предприниматели сталкиваются часто. Последствия достаточно серьезные как для мелкого ИП, так и для крупной компании. Надо знать, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы не усугубить проблему, а эффективно ее разрешить.
Почему правообладатели направляют претензии и чем это грозит
Товарный знак призван индивидуализировать товары и услуги определенного продавца — это его главная цель.
Использовать чужой товарный знак или очень похожее на него обозначение в коммерческой деятельности нельзя. За это предусмотрена ответственность.
Правообладатель может привлечь к ней правонарушителя, но сначала он направляет досудебную претензию. Это утвержденный законом порядок, который нужно строго соблюдать. Если проигнорировать претензию от правообладателя, можно усугубить свое положение и стать участником судебного разбирательства.
Через суд правообладатель может заставить выплатить компенсацию и штрафы, уничтожить товар и поменять название компании, возместить расходы. Это большие убытки.
Компенсация может достигать 5 000 000 рублей или двукратного размера стоимости контрафактного товара, лицензии (если компания продает лицензию за 6 000 000 рублей, то заплатить придется 12 000 000 рублей), а штраф — 200 000 рублей. В некоторых случаях нарушителя могут привлечь в уголовной ответственности. Часто нарушитель даже не подозревает, что делает что-то не так, претензии и иски становятся для него сюрпризом. Однако незнание не освобождает от ответственности.
Правообладателю сейчас легко найти нарушителя, благодаря возможностям, которые дает интернет.
Часто претензии получают предприниматели, которые продают продукцию с товарными знаками известных иностранных брендов и персонажами мультфильмов.
Главная рекомендация — проверять товары на предмет наличия в них чужой интеллектуальной собственности, брать у правообладателей разрешение и заключать лицензионные договоры, регистрировать собственные товарные знаки перед началом их использования или хотя бы в процессе. Это поможет избежать претензий от третьих лиц.
Что проверить, если получили претензию
- Обозначения и виды деятельности схожи или тождественны.
В этом случае нужно оценить, насколько велико сходство. Возможно, вы вовсе не нарушаете права владельца обозначения. Оценить сходство поможет специалист — патентный поверенный.
Если у вас разные виды деятельности, то использование товарного знака не считается нарушением.
Узнать, для каких видов деятельности зарегистрирован товарный знак, можно в реестре Роспатента. Сопоставлять с вашей реальной деятельностью нужно классы МКТУ правообладателя.
Товарный знак могут зарегистрировать по тем направлениям, в которых пока предприниматель не работает, обозначение в этом случае тоже под защитой.
Срок действия оканчивается спустя 10 лет после регистрации, если правообладатель не сделает продление.
Если статус товарного знака «Прекратил действие», вы ничего не нарушаете.
Бывший правообладатель не имеет права направлять претензию и идти в суд. Сначала ему нужно продлить срок действия товарного знака и потом защищать его.
- Вы получали прибыль от использования чужого товарного знака или ожидали ее получения, размещая товар на онлайн или офлайн витринах.
Неважно продали вы товар или нет, размещение его на маркетплейсе — уже повод обратиться с претензией.
Если эти признаки имеют место, значит, у правообладателя есть основания для взыскания компенсации.
В противном случае нужно собрать доказательства своей добросовестности, например, указать, что товарный знак уже не действует, значит, незащищен.
Обратите внимание на личность правообладателя и проверьте по открытым базам данных Роспатента, принадлежит ли ему товарный знак. Если он действительно владеет указанным обозначением, нужно попытаться урегулировать спор на этой стадии самостоятельно или с помощью юристов.
Иногда правообладатели действуют через доверенных лиц, нужно убедиться, что доверенность подлинная и у представителя есть полномочия представлять интересы владельца обозначения. Проверку можно провести по сервису на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если данных там нет, доверенность ненастоящая.
Стоит помнить, что иногда ИП и компании выдают доверенности не через нотариуса. Тогда на бланке должна быть подпись генерального директора и печать. Такие доверенности подделывают чаще.
Доверенность обязательно прилагают к претензии. Если ее нет, а пишет вам не правообладатель, нужно уточнить у него, на основании чего он действует.
Без такой проверки можно стать жертвой мошенников, которые уже используют такую схему: направляют претензию от имени правообладателя, получают деньги от напуганного предпринимателя и скрываются. Правообладатель об этой ситуации может не знать.
Если вы имеете дело с настоящим правообладателем, для понимания его позиции можно изучить судебную практику с его участием.
Если он часто подает в суд и добивается внушительных компенсаций, то, вероятно, будет идти до конца. Отсутствие судебных исков или проигрыши могут быть сигналом, что есть шанс избежать компенсации, если все сделать правильно. Дать точную оценку ситуации поможет юрист.
Обратите внимание, есть ли в претензии ссылки на доказательства правонарушения. Если их нет, есть шанс избежать ответственности.
Надо как можно скорее прекратить правонарушение: удалить товар из интернет-магазина, сменить вывески или снять продукцию с продаж — убрать все следы. Правообладатель не сможет пойти в суд, потому что отсутствуют доказательства.
Часто правообладатели закупают товар с нанесенным товарным знаком, чтобы представить его в качестве доказательства суду. Обычно в этом случае к претензии прилагают кассовый чек.
Если вам сложно понять, как правильно действовать, обратитесь к юристу. Опыт позволяет специалисту быстрее оценить ситуацию, выбрать эффективное решение проблемы и довести ситуацию до положительного исхода.
Как снизить размер компенсации
Когда нарушение действительно было, нужно попытаться сделать последствия минимальными. Выход — снизить размер компенсации. Иногда получается договориться о выплате всего 50% от изначальных требований.
Чаще для этого приходится общаться с правообладателем или его представителем лично.
В официальной переписке такие вопросы решаются с трудом. Необходимо предлагать аргументы, почему компенсация должна быть снижена.
Например, можно ссылаться на то, что нарушение было случайным или незначительным, что вы уже приняли меры для исправления ситуации, что вы не можете позволить себе выплатить большую сумму. В каждом случае свои варианты.
Важно проявлять уважение к правообладателю и не настаивать на своих условиях агрессивно. Лучше начать разговор с признания вины и готовности решить проблему.
Если договориться о снижении компенсации не удается, обратитесь за помощью к юристам или патентным поверенным. Они смогут предложить оптимальное решение.
Как заключить мировое соглашение
Для этого нужно ответить на претензию. Без диалога мира не добиться. Во время общения обсуждаются условия мирового соглашения.
Прекратить спор на этом этапе — лучшее решение для нарушителя.
Мировое соглашение может быть на любых условиях, которые не нарушают закон, права сторон и третьих лиц. Досудебный порядок разрешения спора не ограничивает стороны, в отличие от судебного этапа.
В суде также можно заключить мировое соглашение, но в этом случае его должен утвердить суд. Поэтому лучше договориться на досудебном этапе.
Если вы хотите использовать товарный знак в дальнейшем, предложите правообладателю заключить лицензионный договор. Возможно, ему будет интересно ваше предложение.
Если договориться не получилось, правообладатель, вероятно, пойдет в суд.
Как отменить регистрацию конкурента
Отменить регистрацию конкурента можно, если есть достаточные основания. Вам не придется платить компенсацию, а товарный знак перестанет охраняться. Его можно зарегистрировать на себя.
Процедура аннулирования непростая, но часто это единственный способ избежать претензий, особенно когда они не обоснованы.
Например, сотрудник решил после увольнения создать вам проблемы, зарегистрировал ваш товарный знак на себя и направил претензию, чтобы получить компенсацию. В этом случае лучше попытаться оспорить регистрацию.
Есть несколько способов, которые позволяют аннулировать товарный знак:
- Подать возражение против правовой охраны товарного знака.
Это возможно, если конкурент вводит в заблуждение потребителей, используя обозначение. Понадобятся доказательства этого факта.
Возражение подается в Палату по патентным спорам, оспорить решение можно в Суде по интеллектуальным правам.
- Обратиться в ФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции.
Антимонопольный орган проверит этот факт и вынесет решение. Если оно будет положительным, нарушитель заплатит штраф, а его товарный знак будет легче аннулировать.
- Подать иск в Суд по интеллектуальным правам.
Если иск будет удовлетворен, можно с этим решением идти в Роспатент, чтобы аннулировать регистрацию конкурента.
Если правообладатель сам не использует зарегистрированный товарный знак в течение 3 лет, то аннулировать регистрацию будет легко. Это частая причина отмены правовой охраны.
Найти другие основания для аннулирования самостоятельно сложнее. Целесообразно обратиться в патентное бюро, чтобы действовать быстрее и эффективнее.
Главное — не паниковать, увидев претензию от правообладателя товарного знака. Всегда есть шанс выйти из ситуации с минимальными потерями.
Мы это точно знаем, потому что регулярно помогаем предпринимателям уменьшать последствия ранее сделанных шагов.
- товарный знак
- правообладатель
- проверка товарного знака
- претензия
- интеллектуальная собственность
- Роспатент
- компенсация
- мировое соглашение
- регистрация товарного знака
Незаконное использование товарного знака
Товарный знак — это особое изображение, цель которого индивидуализировать товар (визуально выделить из общей массы).
Когда использование товарного знака будет незаконным?
Также нарушением считается изготовление аналогичной продукции и продажа под чужим товарным знаком (контрафакт). И это не только дизайнерские сумки. В Пскове мясокомбинат продавал продукцию под чужим товарным знаком.
Итак, критерии использования чужого товарного знака:
- Внешнее сходство до смешения.
То есть, знак не обязательно должен быть полностью идентичным. Достаточно, чтобы внешне он очень сильно напоминал конкурента. В этот момент сразу вспоминаем Абибас. - Однородность товаров и услуг.
Допустим товарные знаки невероятно похожи, но компании не являются прямыми конкурентами. Например, одна производит часы. а другая — молочные изделия. В этом случае нарушения не будет. - Используется без разрешения владельца.
То есть, правообладатель и пользователь не заключили договор об использовании этого товарного знака. И неважно, указывается ли знак на товаре, в рекламе или в интернете. - Знак используется для получения прибыли или для широкого круга людей.
Если связать для себя свитер и вышить на нем эмблему Шанель, то наказания за использования знака не будет. А если продавать такие свитера даже по 50 р., то это уже нарушение закона.
Обязательно заключите договор авторского заказа, чтобы получить права на использование товарного знака. Это юридически обезопасит вас в той ситуации, когда правообладатель решит пойти в суд.
Виды ответственности за незаконное использование товарного знака
- изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак;
- удаление товарного знака с документации, рекламы, вывесок;
- возмещение убытков и компенсацию.
Компенсация предоставляется на выбор:
- от 10 000 до 5 000 000 р. — на усмотрение суда;
- двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратный размер стоимости права использования товарного знака.
- штрафа от 100 000 до 300 000 р.;
- штрафа в размере дохода осужденного за 2 года;
- обязательных работ на срок до 480 часов;
- исправильных или принудительных работ на срок до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом до 80 000 р.
Судебная практика
Сложившаяся судебная практика предусматривает следующий порядок защиты товарного знака:
- Фиксация нарушения. Это может быть контрольная закупка товара, фото, видео.
- Подготовка претензии. Это важный этап. Без нее суд нет будет рассматривать ваш иск.
- Подача иска в арбитражный суд. В иске нужно потребовать запрет использования товарного знака и взыскать компенсацию.
- Подача жалобы в ФАС, полицию и Роспотребнадзор. Они проверят информацию, составят протокол и привлекут нарушителя к ответственности.
Оставьте заявку на консультацию юриста:
защита интеллектуальной собственности интеллектуальная собственность незаконное использование товарного знака право интеллектуальной собственности товарный знак
Что делать, если пришла претензия об использовании чужого бренда? Инструкция
Ситуация: предприниматель давно работает под названием «Ракета». Неожиданно его юрист приносит претензию, с требованием прекратить использовать название. Основание — свидетельство на регистрацию товарного знака «Ракета».
Что делать? Соглашаться с претензией или доказывать право на использование?
Как получилось, что нарушены права на чужой знак?
Товарный знак — зарегистрированное в Роспатенте обозначение, которое отличает одного продавца от другого.
Главное требование для регистрации — уникальность.
Товарный знак регистрируется для определенной сферы деятельности. И защищен только в ее рамках.
Например, эти два обозначения не могут быть зарегистрированы в Роспатенте, если оба называют безалкогольные напитки. Если один знак — для напитков, а второй — для рекламного агентства, никаких проблем: будут зарегистрированы оба.
Именно поэтому одинаковые названия могут сосуществовать: они зарегистрированы для разных классов МКТУ.
Но если знак зарегистрирован в вашей сфере, а вы используете похожее название без регистрации, вы — нарушитель.
Без разрешения правообладателя никто не может использовать бренд в коммерческих целях.
Владелец товарного знака может:
- написать досудебную претензию с требованием компенсации;
- взыскать компенсацию за нарушение через суд — до 5 млн руб;
- потребовать прекратить использование его товарного знака.
Что делать, если получили претензию от владельца бренда?
Прежде, чем вы сядете писать ответ, нужно убедиться, что нарушение действительно имеет место.
Даже если владелец товарного знака на первый взгляд прав, последствия претензии можно смягчить или вовсе исключить.
Следуйте схеме, по которой мы сами действуем, когда оцениваем ситуацию при получении претензии нашим клиентом:
Шаг 1. Проверьте наличие товарного знака в реестрах ФИПС.
Роспатент открыто публикует информацию о всех зарегистрированных обозначениях. Найти товарный знак можно по уникальному номеру, он обязательно должен быть указан в заявке. Если обозначение не было зарегистрировано, нет и основания для претензии.
Шаг 2. Убедитесь, что знак действует
Любой товарный знак регистрируется на 10 лет. Истек срок действия — истекли и права владельца.
Шаг 3. Проверьте данные правообладателя.
Они должны совпадать с официальными данными на сайте Роспатента. Если товарный знак зарегистрирован на одно юрлицо, а претензию прислало другое, она не имеет юридической силы.
Шаг 4. Ознакомьтесь с классами МКТУ, в которых зарегистрирован знак.
МКТУ — международная классификация товаров и услуг. Обозначения регистрируются в определенном перечне классов, которые совпадают с видами деятельности. Если вы продаете цветы, а владелец товарного знака — электронику, вы не нарушаете его исключительных прав — ваши товары принадлежат разным классам.
Если информация в претензии достоверна, а вы все-таки нарушили чужие права, необходимо связаться с правообладателем.
- Постарайтесь прийти к мировому соглашению.
Правообладателю не выгодно обращаться в суд. Это трата нервов, денег и временных ресурсов.
- Попробуйте снизить размер компенсации.
Заявителю претензии выгоднее договориться с вами на приемлемую сумму, чем собирать доказательства нанесенного ущерба.
Худшее, что можно сделать при получения претензии — оставить ее без внимания. В таком случае владелец товарного знака обратится в суд и сможет взыскать компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, а ваше молчание станет отягчающим обстоятельством.
Правильная реакция поможет избежать суда, выплаты штрафов и потери деловой репутации. Если вам нужна помощь с проверкой претензии, или консультация по регистрации товарного знака, вы можете оставить заявку на нашем сайте.
У нас есть телеграм-канал. В нем выкладываем кейсы, новости из мира интеллектуальной собственности, разбираем важные вопросы. Подписывайтесь.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.